《美国联邦法典》第28编第1782条（a）（以下简称“第1782条”）规定，在满足特定条件的情况下，美国联邦地区法院可以颁发命令，要求住所或居所在其辖区内的主体提供证词、陈述，或提供相关文件或其他物品，以便在外国或国际法庭的程序中使用。近年来，在众多跨境纠纷中，出现了当事人利用第1782条向美国法院申请取证，以支持其在中国诉讼中的主张。这种情况最常见于跨境商事诉讼和仲裁纠纷，但近年来，在专利、商业秘密等技术类知识产权诉讼中也屡见不鲜。
在中国的知识产权诉讼中，权利人常常面临取证困难。例如，所主张的专利涉及方法权利要求，或技术秘密为配方、工艺，此时往往需要被告的生产工艺、源代码等机密文档以证明侵权。原告难以通过合法手段自行收集这些材料。众所周知，美国的证据开示（discovery）范围和力度通常超过其他国家。因此在某些情况下，例如被告是美国公司或在美国有子公司，利用美国的证据开示制度来尝试收集一些国内难以收集的证据也是一个思路，但美国的法院诉讼程序中有“保护令（protective order）”，通过discovery获得的证据也不是随意可以用于外国诉讼的，而是需要基于第1782条向美国申请批准。
笔者近期在两起技术类知识产权诉讼中代理被告，均遇到原告依据第1782条，向美国法院申请将美国平行诉讼中开示的证据用于中国诉讼的情况。最终，美国法院均驳回了原告的请求。本文将结合其中一个具体案例，简要介绍通过第1782条向美国法院取证的相关问题。
利用第1782条向美国联邦地区法院申请证据开示的申请人需要满足一些法定条件：
1. 证据开示必须用于外国或国际法庭的程序；
2. 申请人必须是上述程序的利益相关方；
3. 被要求提供证据的个人或实体的住所或所在地必须在申请人提交申请的美国联邦地区法院管辖范围内。
这些法定条件一般较易满足。
联邦地区法院对于是否允许证据开示拥有自由裁量权。美国最高法院在Intel Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc.案中明确，裁定第1782条的请求时可以考虑四个因素（“Intel要素”）：
1. 所请求的证据是否在外国法庭的司法可及范围内，即使没有第1782条的帮助也可获得；
2. 外国法庭的性质、外国诉讼的特点，以及外国政府、法院或机构对美国联邦法院提供司法协助的接受程度；
3. 第1782条的请求是否掩盖了规避外国或美国有关外国取证限制或其他政策的企图；以及
4. 是否包含过度介入（外国司法程序）或带来繁重负担的请求。
Intel要素是法院在决策是否提供协助时的考量因素，但并不要求每个要素都支持法院的决策，法院也不必考虑所有这些因素，但请求方应尽可能的证明在每个要素下的必要性和合理性。而反对第1782条请求的当事人则有责任证明任何可以拒绝该申请的事实。
在Intel要素（1）中，关注的是在不依赖第1782条的情况下，所请求的证据是否可获得。在我们的案例中，作为中国诉讼的当事人，被告向美国法院提交了中国律师（包括一位前法官）的声明，论证中国法院完全有权要求当事人举证，例如《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第二条规定的举证责任分配规则、第二十四条规定的书证提出令以及第二十五条规定的拒不提交证据所面临的不利后果。美国法院认为，在Intel要素（1）方面，对请求人不利。
关于Intel要素（2），要求考虑外国法院对于美国联邦地区法院协助的接受程度，这并非指证据本身是否会被外国法院接受，而是外国法院对这种协助的态度。在我们的案例中，被告向美国法院指出，原告在中国诉讼的起诉状中已经宣称通过对被控侵权产品的分析能够确认侵权，因此并不需要第1782条的额外证据开示。美国法院认为，双方在这一要素上是均势的，但也提到中国法院可能因程序繁琐且多余而不太欢迎外国的证据开示。
Intel要素（3）要求考虑请求人是否试图通过第1782条绕开外国诉讼中不利的取证程序。这并不要求请求人在外国诉讼中穷尽所有证据开示的努力。在我们的案例中，被告证明在中国诉讼中有多种途径允许原告获得所请求的证据，无需求助于第1782条，而原告并未尝试这些途径。此外，原告在中国诉讼中明确表示已具备证明侵权所需的证据，如今又寻求第1782条，表明其可能是为了绕过中国的证据收集程序，违背了司法礼让和高效的目标。
Intel要素（4）要求所请求的证据开示不会过度介入或带来繁重负担。在我们的案例中，原告主张的权利要求为产品权利要求，且已购买被控侵权产品的样品，完全能够通过实物检查和被告公开的技术文档来证明侵权。要求被告提供包含生产工艺等机密信息的文件，对于本案而言是重复的，且与案件需求不成比例。
我们注意到，近些年来第1782条已逐渐从单纯的调查取证手段演变为具有较强威慑力的进攻手段。在我们的案例中，原告请求开示的证据包括被告的生产工艺等高度机密文件，包含被告生产的几乎所有技术诀窍（know-how）。一旦泄露，后果不堪设想，被告自然不愿轻易提供。而原告在中国诉讼中事实上并不需要被告的生产工艺等机密文件即可证明侵权，原告甚至提交了第三方鉴定机构的鉴定意见，通过对被控侵权产品的分析，得出其落入专利保护范围的结论。因此，在中国诉讼中使用被告的机密文件是完全不必要的。
事实上，随着中国近年来在知识产权举证规则和实践方面的逐步完善，原告的举证难度已大大降低，也意味着在中国诉讼中寻求第1782条协助的必要性越来越低。律师在代理此类知识产权案件原告时，应结合案件情况，充分论证应用第1782条的必要性，即为何某些证据在中国程序中难以获得且必不可少。而如果代理被告，则从相反角度进行反驳，证明中国的司法程序已经给予了当事人足够的取证可能性，而支持这一点的专家声明（比如从事过中国司法审判工作的专家）会很有帮助。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：董宁 夏锋 己任律师事务所
