作为市场经营主体的知识产权代理机构，在其运营过程中，不仅要应对其他普通市场主体所面临的法律风险，还因其所处行业的特殊性，面临着诸多特有的法律风险。这些风险往往源于知识产权代理机构对潜在风险认识的不足，从而无意中将自身置于风险之中。
本文旨在展示知识产权代理机构所面临的潜在风险，这些风险轻则可能招致民事赔偿、行政处罚，重则可能涉及刑事责任。文中所引用的一份份法院生效判决，意在向知识产权代理行业的从业者提示，这些风险并非无中生有，而是确实存在。
一、诈骗犯罪风险：虚构材料骗取政府补贴
《刑法》第二百六十六条是关于诈骗罪的规定，针对诈骗公私财物的行为，根据数额大小及情节严重程度，将处以不同程度的刑事处罚，包括有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或没收财产。
在知识产权代理机构的运营过程中，偶有客户出于获取政府税收减免政策或政策奖励补贴的目的，要求代理机构在未提供任何技术方案的情况下虚构材料，以期获得软件著作权证书、专利等知识产权证明材料。然而，若知识产权代理机构积极参与此类行为，将严重破坏市场秩序，损害国家和社会的利益，并可能涉嫌刑事犯罪。
在〔2024〕沪0151刑初34号案件中，李某作为某知识产权代理公司的经营者，在获悉某区政府对特定企业设有专项补贴资金政策后，为了非法获利，代表公司与多家客户企业签订了一系列协议。在客户企业不提供必要的软件著作权材料的情况下，李某通过购买软件著作权、谎报企业技术人员数量占比、研发费用占比以及高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例等手段，帮助客户企业虚假申请认定为高新技术企业，从而使其能够享受所在片区的专项补贴资金。此外，李某还通过上述方法为多家企业编写了内容虚假的申请书及申报材料，成功使这些企业获评高新技术企业，并从中骗取了巨额补贴资金。根据《刑法》相关规定，李某及其公司的行为已构成诈骗罪。最终，法院经过审理，判决李某犯诈骗罪，并判处有期徒刑。
鉴于此，知识产权代理机构在实际经营中，应严格杜绝代客户编造材料的情形发生，因为这涉及人身自由的法律风险，任何一家知识产权代理机构都经受不起。
二、非正常专利申请风险：合同无效及高额索赔
实践中，有些知识产权代理机构为委托人提供专利申请服务时，存在虚构和编造申请方案的行为。随着现行非专利申请政策的实施，此类行为引发知识产权代理机构与委托人之间的合同争议。对此类争议，最高院已明确认为此类合同无效。无效合同的后果是，知识产权代理机构不仅无法获得因提供劳务而应得的报酬，而且还可能因非正常专利申请而受到行政处罚。
在最高院审理的（2021）最高法知民终1068号案件中，涉及中山某公司与广州某公司之间的专利代理合同纠纷。双方签订有《知识产权合作代理协议》，中山某公司委托广州某公司为其发明创造提供设计或技术代理服务，包括发明构造的撰写以及专利申请文件的提交等，直至获得发明专利证书或申请被驳回为止。
合同履行后，广州某公司向中山某公司提交了370件专利申请文件，其中327件已提交专利申请。然而，后续出现了部分专利申请被撤回、驳回或视为撤回等情形。中山某公司支付了5万元定金后，余下的32万元服务费尚未支付，导致双方发生争议。广州某公司向广州知识产权法院提起诉讼，要求中山某公司支付剩余的服务费32万元。中山某公司则提起反诉，要求解除合同、返还已支付的5万元服务费，并索赔专利审查费、托管费、复制副证费等损失。
最高院二审认为，涉案的370件专利申请所涉及的发明创造内容均为虚构和编造，双方对此均有明确的认知，并存在利用虚构和编造的发明创造以获取不正当利益的主观故意，因此判定该合同无效。基于合同无效的判定，二审法院驳回各方全部诉讼请求。同时，二审法院在确认合同无效的基础上，依法将本案涉嫌违法的线索移送至相关行政主管部门进行处理。
三、恶意抢注商标风险：参与客户恶意抢注他人商标
商标注册服务是很多知识产权代理机构的主要业务。当前，国家知识产权局正持续强化对非以实际使用为目的的商标注册行为，以及恶意抢注他人商标行为的打击力度。尽管如此，在商业运营过程中，仍有个别知识产权代理机构会直接或间接地与客户共同从事上述非法活动。此类行为侵犯了其他市场竞争主体的合法权益，可能导致知识产权代理机构遭受民事赔偿及行政处罚的严重后果。
在浙江省高级人民法院〔2024〕浙民终234号案件中，二审法院认为，根据《商标法》第十九条的规定，商标代理机构应遵循诚实信用原则，遵守法律、行政法规。本案中，细某公司作为专业知识产权代理机构，本应合法合规开展业务，却在侵权事件中起到策划、引导作用，直接参与布局谋划，明知可能侵害他人商标权，仍为当事人提供侵权标识购买、注册服务，属于非正常代理行为。
主观上，细某公司作为专业代理机构，具备高专业能力，对商标侵权判断应有更高的注意义务。鹿王公司注册商标知名度高，其接受委托时应尽初步检索审查义务，注意到侵权标识与权利商标高度近似，极有可能侵权。客观上，细某公司为委托人提供侵权代理方案，行为超出正常经营范畴。从其工作人员与当事人的聊天内容看，为二人提供多种侵权标识供选择，并积极提出注册、购买侵权标识的建议，在中国香港注册公司、选择侵权标识、购买或申请注册侵权标识等问题上起实质性引导作用。被诉侵权标识的产生、使用及侵权模式架构均离不开其策划安排。尽管细软智谷公司并非商标直接注册者，但其行为违背了诚实信用原则及职业道德，具有不正当性，实质性主导、参与侵权行为实施，应承担全部侵权责任。
面对此类商标抢注行为，实际使用被抢注标识的主体遭受了严重的损害。目前，笔者正着手处理类似的案件，要求商标抢注者及其长期为商标抢注者提供商标注册服务的知识产权代理机构承担连带赔偿责任，诉请金额也超百万。
四、签字真实性审核风险：专利转让协议签字真实性未加审核
在知识产权代理机构的日常运营中，为客户提供专利转让等中介服务是常见业务。当面对专利权人为自然人的情况，代理机构需格外谨慎，务必核实专利权人的身份，并要求其在经办人员见证下亲笔签名。这一步骤至关重要，否则可能会因虚假签名而给代理机构带来麻烦。
以最高人民法院（2022）最高法知民终2926号案为例，中某公司伪造了涉案实用新型专利的《转让协议》《解除委托关系声明》及杨某签名，擅自委托环某专利所将涉案专利转移至其名下，其行为显然具有侵权故意。而环某专利所作为专业的专利代理机构，在接受中某公司委托办理专利转让过程中，未能尽到应有的审慎审查义务。在杨某本人未到场的情况下，环某专利所未对杨某的签名真实性进行核实，导致涉案专利在未获杨某本人同意的情况下被变更至中某公司名下，存在明显过失。
在涉案专利权被登记于中某公司名下期间，由于中某公司管理不善，未及时缴纳年费，最终导致涉案专利权终止且无法恢复。中某公司未对专利权的维持尽到善良管理责任，应承担损害赔偿责任。而中某公司伪造杨某签名的故意行为与环某专利所疏于对签名真实性核查的过失行为相互叠加，共同导致了涉案专利权在违背杨某真实意愿的情况下被非法转移至中某公司名下的损害结果。这两项行为均与损害结果存在法律上的因果关系。
尽管导致专利权终止的直接原因是中某公司未及时缴纳年费，但环某专利所未尽到审慎审查义务，使得专利权被非法变更至中某公司名下，这一过失行为同样是导致专利权终止不可忽视的原因。因此，环某专利所应对其过失承担相应的责任。
该案例明确指出，知识产权代理机构在接受委托办理专利人变更等重要专利著录项目变更时，应严格履行审慎审查义务，核实委托事项是否系当事人的真实意思表示。如未能尽到合理审慎的审查义务，代理机构需对由此直接或间接导致的权利人损害承担相应的赔偿责任。
五、商业秘密泄密风险：非法披露客户前雇主商业秘密
我国正持续加强对商业秘密的保护，相应地，涉及商业秘密的诉讼案件数量亦呈上升趋势。一种常见的侵权模式是技术人员离职后，将所掌握的前雇主的商业秘密转交给新雇主，并通过专利形式予以公开。此类行为已构成对前雇主商业秘密的侵犯。在专利申请流程中，若知识产权代理机构明知或应知已离职技术人员存在商业秘密侵权行为，却仍积极参与专利文件的撰写与公开，司法机关在处理相关民事乃至刑事案件时，已倾向于要求知识产权代理机构承担相应的法律责任。
为有效应对前述风险，知识产权代理机构首先，应严格审查技术方案的关联性。知识产权代理机构应核查新专利申请的发明人，以及其先前在前雇主处提交的专利（申请）方案，若发现前后技术方案具有高度关联性，应向客户明确指出专利申请可能涉及的法律风险。其次，在识别技术方案可能涉及商业秘密泄露的风险时，知识产权代理机构应向客户详细阐述可能面临的法律后果，这包括但不限于民事赔偿责任、行政处罚责任乃至刑事责任。最终，若客户在充分理解风险的前提下仍坚持申请专利，知识产权代理机构在与客户签订代理合同时，应确保合同中明确客户对其提供的技术资料合法性负责，借此，若发生商业秘密纠纷时，知识产权代理机构可以此作为主观无过错的证据。
六、无效宣告违规风险：随意指定无效宣告请求人
《专利代理条例》第十八条规定，知识产权代理机构及专利代理师不得以自身名义申请专利或请求宣告专利权无效。
在专利侵权诉讼或专利权属纠纷中，被告往往会启动专利无效宣告程序，出于诉讼策略的考量，被告时常不愿意以自身名义提出无效宣告请求，因此会请求知识产权代理机构代为指定无效宣告请求人。然而，在此过程中，知识产权代理机构或专利代理师可能会利用其亲属或朋友的身份，以他们的名义提出专利无效宣告申请。此类行为亦属于违反《专利代理条例》第十八条规定的行为。
最高院在（2022）最高法知行终716号案件中认定，基于现有证据，在张某无法对此作出合理解释的情况下，可以初步判断上述无效宣告请求是由范某详及其所在的知识产权代理机构恒某公司为了规避《专利代理条例》第十八条的规定，以范某详母亲张某的名义提出的无效宣告请求。该行为涉嫌实质违反《专利代理条例》第十八条的规定。对于实质违反《专利代理条例》第十八条规定的行为，其本质是以合法形式掩盖规避法律的目的，扰乱了专利代理秩序，并可能涉嫌滥用专利权无效宣告程序以谋取不当利益，这与专利权无效宣告程序旨在发挥社会公众纠错作用的立法目的相悖，依法应当予以规制。
在此需要强调的是，依据《专利代理条例》相关规定，知识产权代理机构或专利代理师若违反第十八条，将面临限期改正、警告、罚款甚至吊销专利代理师资格证或吊销知识产权代理机构执业许可证等行政法律责任。
七、结语
笔者从事知识产权保护十多年，近年来开始与知识产权代理从业者有近距离地接触与交流，逐渐对行业点滴有了更为真切地体会。行文至此，不禁感慨：在国家层面，对知识产权代理机构边缘化经营行为的处罚力度正逐渐加大；在知识产权代理行业层面，竞争的无序状态以及代理费用的恶性竞争现象日益加剧；在客户群体层面，众多企业经营者对知识产权作为资产负债表中成本的认识并未发生任何改变。如此情境下，任何一项风险，都可能成为压垮某家知识产权代理机构的最后一根稻草。“赚白菜钱，操白粉心”，是这个行业从业者的无奈，因此，大家更应警醒，切勿因小失大，忽略了知识产权代理行业长远发展的重要性。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：陈军 安徽天禾律师事务所
