“如果这件事情，不去试着找出答案，试着去预防，这类事件在世界各个角落每天都在上演。”
——《我们与恶的距离》
作者 | 李力 王文莉 朱嘉华 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
编辑 | 布鲁斯
良善的产品设计是企业获得市场竞争力的重要因素。一项产品的设计在符合商标法与专利法规定条件的情况下，可分别作为立体商标与外观设计专利的客体得到保护。虽立体商标和外观设计专利承载的利益与保护的范围不尽相同，但二者均排除对功能性设计的保护，旨在维护公平的市场竞争。这一排除对功能性设计进行保护的原则被称为“非功能性”原则。但在司法实践中，非功能性原则却未得到重视，导致目前司法实践中关于外观设计非功能性的认定标准仍然不甚明晰，司法机关呈现出回避处理当事人功能性抗辩的趋势。
本文尝试考察立体商标与外观设计领域的非功能性原则在我国与域外的立法规定与司法实践，厘清立体商标与外观设计专利领域的功能性设计差异，进而为功能性设计的排除保护提供相对具体的判断建议，恢复非功能性原则作为立体商标及外观设计专利保护的应有之义。
一、功能性设计在立体商标领域的排除保护
（一）域外的立法与实践
以立体商标排除功能性设计保护贯彻得较为彻底的美国为例，非功能性原则伴随着商标保护范围扩大至产品的包装或容器等商业外观而逐渐得以确立。自《兰哈姆法》开始，产品外观被纳入商标法与反不正当竞争法的保护的范围，但其仍旧排除对功能性的商业外观加以保护。
至于何为功能性，美国法院通过一系列案件的审判，最终确立了实用功能性与美学功能性两方面的功能性判断标准。
关于实用功能性，最早可以追溯到1904年美国联邦第二巡回上诉法院在Marvel Co. v. Pearl一案。该案中，法院指出任何人不能垄断或专有使用可以成功实现产品实用性或者主要提高产品专用目的效能的元素。[1]1982年，美国联邦最高法院在Inwood一案中确立了功能性特征的含义，即如果某项设计对于商品的使用或目的而言是必不可少的，或者影响到商品的成本或质量，则属于功能性特征。[2]进一步地，美国联邦第二巡回上诉法院在Bose案指出，当有证据表明该设计提供了特定的实用优势，使其成为少数几种优越设计之一时，可以认为该设计是功能性的。[3]随后在Disc Golf案中，美国联邦第九巡回上诉法院确立了判断立体商标是否属于功能性设计的四种因素，包括：第一，是否存在实用新型专利证明产品设计存在实用性优势；第二，是否在广告中宣传该设计的实用性优势；第三，是否存在可替代性的设计，且存在替代设计本身不足以证明非功能性，必须有足够数量的替代设计使得为一项设计提供商标保护不会阻碍竞争；第四，该设计是否来自更简单或更便宜的制作方法。没有任一因素是具有决定性的，应当根据四种因素综合判断外观是否具有实用功能性。[4]实际上，Disc Golf案确认的规则得到了美国专利商标局的实践认可，在进行非功能性审查时，会要求申请人提交有关材料证明上述四个因素，[5]并在美国联邦法院后续涉发明专利、外观专利及商标“多重保护”的案例中得以发挥。[6]
关于美学功能性，起源于《美国侵权法重述(第二版)》，即如果消费者购买商品很大程度上是出于商品所具有的美学价值，则这些特征具有美学功能性。在1952年的Wallace案中，美国联邦第二巡回上诉法院对美学功能性做出解释：高级陶瓷的花卉设计具有美学价值，是该产品取得商业成功的重要因素，如果给予其专有权保护，将会限制自由竞争。[7]这一案件引发了法院对于美学功能性的关注，并就此展开了激烈的讨论。美国联邦第七巡回上诉法院认为美学功能性在于设计所具有的美学吸引力，《美国反不正当竞争法重述(第三版)》则对美学功能性的标准进行了限制，认为美学意义上的吸引力并不构成功能性，只有在它带来的实质性利益是不能通过替代性设计实现的情况下，该设计才具有功能性。
小结：尽管在美国的司法实践中，不同法院对于美学功能性的认定标准不同，但是限制对具有美学功能性的设计赋予商标法的保护已成为一种共识。
（二）中国的立法与实践
根据中国《商标法》第十二条，立体商标（即“三维标志申请注册商标”）表现形式一般可以分为以下三类：与商品无关的形状、商品包装或者容器的形状以及商品本身的形状。关于立体商标排除保护的功能性设计，前述法条明确以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。
针对上述三种不同类型的功能性设计，《商标审查审理指南》进一步明确其含义：
1.仅由商品自身的性质产生的形状，是指为实现商品固有的目的和用途所必须采用的或通常采用的三维形状。如，轮胎的圆形形状、缝衣针必须具备针尖和针眼的形状。
2.为获得技术效果而需有的商品形状，是指为使商品具备特定的功能，或者使商品固有的功能更容易地实现所必须使用的三维形状。如，牙刷刷杆下部添加了配重块，呈不倒翁的底部形状，从而使牙刷可以随处放置，避免放在洗漱杯中可能产生污染隐患，因此具备了特定功能，不得作为商标注册。
3.使商品具有实质性价值的形状，是指为使商品的外观或造型具有美学价值，进而实质性地影响消费者的购买意愿所使用的三维形状。如，首饰上一项使其外观和造型更具美感，从而促使消费者购买该商品的设计，属于使商品具有实质性价值的形状。
上述类型划分，提供了分析立体商标功能性的基本思路。但是在立体商标形状授权与民事侵权案件中，关于立体商标功能性的判断始终不受重视。即便当事人提出功能性抗辩，法院在判决中也往往对之避而不谈或回应一句“不足以证明”一笔带过。[8]这也进一步导致立体商标功能性设计的判断标准愈加变得扑朔迷离。
根据笔者检索近年立体商标行政授权与民事侵权案例，除了回避判断功能性的做法，实践中立体商标功能性判断存在的问题更多体现为混淆功能性判断与显著性判断，变相拔高了非功能性的判断标准。
在立体商标注册的过程中，功能性与显著性是两项独立审查的要素。立体商标的特殊之处在于，应当先行判断三维标志是否符合非功能性，在其满足非功能性的前提下再判断其是否具有显著性。在之宝打火机案中，北京市高级人民法院已经表达过该观点：在已经认定被异议商标具有功能性不应获准注册的情况下，被异议商标是否经过使用获得显著特征对其能否获准注册并不具有实质影响。[9]
而实践中，仍不乏混淆商标功能性与显著性判断的情况。例如在某立体商标驳回复审决定书中，商评委如此写道：“申请商标为立体商标，由多个圆柱形构成……易被消费者认为是商品自身的性质产生的形状或是为获得技术效果而需有的商品形状，申请商标不能起到区分商品来源的作用，已构成《中华人民共和国商标法》第十二条规定的情形。”[10]在某立体商标无效宣告请求行政纠纷中，北京知识产权法院如此表述其驳回理由：“争议商标立体图形部分为圆形机身……相关公众通常会认为该三维标志为打火机本身的形状，不易将其识别为指示商品来源的标志，因此争议商标立体图形部分不具备有显著性。”[11]
从上述案例可见，不论是国知局还是北京知识产权法院的论述，都存在混淆非功能性与显著性判断的问题：前者根据非功能性驳回注册申请，但是最后的落脚点却是标志缺乏显著性；后者以缺乏显著性驳回，但是其理由却是因为具有功能性而缺乏显著性。这两种论述逻辑将显著性与功能性的认定杂糅在一起，并不会起到增加判断信服力的作用，反而画蛇添足，令人误以为三维设计的非功能性判断最终必须落脚到不具有显著性上，才不应该被授予商标专用权。
从《商标法》第十一条和第十二条分别规定“缺显”及“非功能性”禁止注册条款的立法设置可知，显著性固然是商标获得授权必须考察的一个因素，但是针对立体商标这一特殊类型而言，在不满足非功能性条件的情况下即可驳回其注册，而无需考察其是否具有显著性。
二、功能性设计在外观设计专利领域的排除保护
（一）域外的立法与实践：美国与欧盟
对于外观设计专利领域的功能性判断，欧盟以及美国的判断标准与中国的规则存在相似之处。
欧盟地区同样不保护由产品技术功能唯一决定的设计，近年的司法实践倾向于从客观证据的角度而非“见多识广的使用者”（informed users）的角度，去认定是否构成外观设计专利下的功能性设计。欧盟《共同体设计指令》（(EC) No. 6/2002）第8条否定对含有下列特征的外观设计专利提供保护：（1）由技术功能唯一限定；（2）产品的外观特征必须以准确的形状、尺寸重复生产以使使用该外观设计或包含该外观设计的产品能够被机械地连接、放置、包围或倚靠到另一产品从而使产品实现其各自的功能。
欧盟主流司法实践认为，对于“由功能唯一限定”的判断，可以从设计特征的形式与设计者的动机两方面进行判断，表现形式是由技术功能所“控制”的设计特征、设计师出于功能性驱使设计出的特征，均属于由“功能唯一限定”的设计特征，应当排除保护。引申而言，正如欧盟法院在Argo案指出的，当功能性考量不允许设计师在产品外观上与现有技术产品有太多变化时，一项外观设计专利与被控侵权产品之间的细微差异即足以避免侵权。[12]
而对于适用欧盟《共同体设计指令》第8条判断“功能唯一限定”的具体规则，有必要介绍两宗欧盟地区的标杆性案例。
欧盟知识产权局在2002年的 Lindner案中指出，当一项设计的美学完全无关紧要，仅关注产品功能是否良好时，那么根据外观设计专利法，就没有什么可保护的。具体判断方法是，从一个“理性观察者”（reasonable observer）的角度进行评估，在观察设计时会询问在选择具体特征时，除了纯粹的功能性考虑之外，是否还有其他相关的考虑因素。[13]Lindner案确立的“理性观察者”标准对欧盟地区设计专利功能性设计的判断产生了深远影响。
尽管“理性观察者”的标准得到了广泛使用，但何谓“理性观察者”仍使公众疑惑：如何解释“理性观察者”和专利法意义下“见多识广的使用者”的关系？对于产品功能而言，从技术专家甚至是设计师的角度来论证，不是更加方便吗？[14]直到2018年，欧盟法院在DOCERAM案中对“理性观察者”标准进行了解释并改良，指出：由于欧盟《共同体设计指令》第8条并未规定需要从“见多识广的使用者（informed users）”角度去认定是否构成功能性设计，故考虑到《共同体设计指令》所追求的“避免市场经营者通过外观设计专利垄断技术方案”的目标，在决定一项外观设计的相关设计特征是否受外观设计专利保护时，应考虑与每个个案相关的所有客观情况，包括：专利产品宣传广告的描述用语、产品的实际使用情况、市面上实现相同技术功能的替代设计等。[15]
由欧盟的司法实践趋势可见，为了避免专利权人通过设计专利垄断具有功能性的技术方案，在面对被诉侵权方提出的功能性是设计抗辩时，有必要要求专利权人或法院从“所有客观情况”角度出发进行举证。
而在美国，多年的司法实践确立了以下关于外观设计专利的保护立场：首先，装饰性是外观设计的首要目的，整体外观为功能性的设计不能得到保护；再次，当一项外观设计包含功能性特征，并不必然排除授权，但是其保护范围仅限于装饰性特征，而不能延伸到功能性特征。并且，由于任何一项设计本身（无论是装饰性或是功能性的）都需要以一项“外观”呈现出来，故外观设计专利的侵权判断仍需要遵守“整体观察”的原则[16]。
而对于功能性设计特征的排除，观点可集中见于Richardson案。在该案中，法院认为，若外观设计专利同时包含功能性和非功能性/装饰性元素，则必须要求权利人解释权利要求的范围，以确定外观设计专利中所示的非功能性/装饰性特征，原因在于如果专利设计主要是功能性的而非装饰性的，则该专利应无效。并且该案中，存在现有技术证据证明，专利权人主张外观设计专利保护的设计纯粹是功能性的，其效用在有关该领域已被公开“并使用了超过一个世纪”。[17]
由此观之，欧美与国内对于外观设计功能性的立场，其相同之处在于均排除对“由功能唯一限定”的设计特征的保护。在具体的判断方法与考量因素上，美欧地区相较于中国的司法实践有着明确的客观举证指导。
（二）中国的立法与实践
根据中国《专利法》，外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。外观设计之所以受到法律的保护，是因为产品设计可以增强对消费者的吸引力，其承载的利益源于形式的美感，而与设计的功能无关。[18]因此，国知局和最高院均在不同程度上认为应对外观设计专利的功能性设计特征予以排除保护，只是前者限于“由产品的功能唯一限定的特定形状”，后者还包括“有限选择的设计特征”[19]
关于外观设计专利功能性设计认定的司法实践，最高人民法院的85号指导案例“高仪股份公司诉浙江健龙卫浴有限公司侵害外观设计专利权纠纷案”给出了截至目前最新的判断标准。在该案中，针对淋浴喷头上的“推钮”是否属于功能性设计，二审法院认为，推钮固然可有不同的形状设计，但其在手柄上设置主要仍系基于功能性的设计，对产品的整体视觉效果并未产生显著影响。
而在再审中，最高人民法院则认为：
“外观设计的功能性设计特征包括两种：一是实现特定功能的唯一设计；二是实现特定功能的多种设计之一，但是该设计仅由所要实现的特定功能决定而与美学因素的考虑无关。对功能性设计特征的认定，不在于该设计是否因功能或技术条件的限制而不具有可选择性，而在于外观设计产品的一般消费者看来该设计是否仅仅由特定功能所决定，而不需要考虑该设计是否具有美感。一般而言，功能性设计特征对于外观设计的整体视觉效果不具有显著影响；而功能性与装饰性兼具的设计特征对整体视觉效果的影响需要考虑其装饰性的强弱，装饰性越强，对整体视觉效果的影响相对较大，反之则相对较小。
“推钮的功能是控制水流开关，是否设置推钮这一部件是由是否需要在淋浴喷头产品上实现控制水流开关的功能所决定的，但是，只要在淋浴喷头手柄位置设置推钮，该推钮的形状就可以有多种设计。当一般消费者看到淋浴喷头手柄上的推钮时，自然会关注其装饰性，考虑该推钮设计是否美观，而不是仅仅考虑该推钮是否能实现控制水流开关的功能。”
因此，最高人民法院在该案中纠正了二审浙江高院将事实上“具有功能性但并非主要由功能效果决定的设计”认定为专利法意义上“功能性设计特征”的错误，推翻了浙江高院关于“推钮”构成功能性设计的观点，而认为该推钮设计属于对产品视觉效果具有显著影响的设计，并在此基础上判定被诉侵权产品与涉案专利不构成近似。
85号指导案例关于外观设计专利中功能性设计特征的裁判要旨可总结为：
第一，区分完全的“功能性设计特征”与“功能性与装饰性兼具的设计特征”，对于后者，装饰性更强的设计对于产品的整体视觉效果影响相对较大，反之则相对较小。
第二，以一般消费者为判断主体，一项设计是否符合功能性，完全取决于产品的一般消费者看来该设计是否仅仅由特定功能所决定，而不需要考虑该设计是否具有美感。然而，本案在认定一项设计的“特定功能”时，未明确该“特定功能”应当以哪种形式的证据证明，即应当采用“广义”的还是“狭义”的口径来解释案件中的“特定功能”的争议。[20]
（三）85号指导案例的再审视
结合域外的司法实践，当我们重新审视85号指导案例会发现：首先，其将一个本可由客观证据支撑的功能性设计判断标准调整为一般消费者视角的主观判断；此外，其还将一项设计在“客观事实上的功能性”与在“专利法意义上的功能性”混为一谈。
（1）丢失原有客观标准，转为“一般消费者”标准
根据85号指导案例，外观设计专利的功能性设计判断标准为“不在于该设计是否因功能或技术条件的限制而不具有可选择性，而在于外观设计产品的一般消费者看来该设计是否仅仅由特定功能所决定，而不需要考虑该设计是否具有美感”。该标准相较考察有关设计是否存在相应的发明或实用新型专利、是否在产品中宣传功能效果等因素相比，充满主观色彩与不确定性：因为其在强调“一般消费者看来”的同时，却未给出明确指引。这导致对有关设计的功能性判断从原来很难但有希望的客观证据（由功能唯一决定的设计）判断调整为一项主观判断。这直接导致基层法院对于功能性设计的认定趋于保守，亦未考虑消费者审美会发生变化的事实而导致当事人在客观上举证不能的困难。
首先，根据《专利审查指南》[21]及最高院在先判例对一般消费者的定义[22]，一般消费者是某一类商品的购买者或使用者，其范围并非固定不变，会因产品功能和用途的不同而有所不同。这也意味着，一般消费者本身的界定需要考虑产品的功能特征，而此时又要从一般消费者的角度去判断产品设计是否仅由功能决定的话，无疑会陷入循环论证的怪圈。在无法打破循环论证的前提下，有关机关在适用法律上，很容易将裁判者个人对“一般消费者”的观点带入到案情各不相同的具体案件中，由此沦为一种纯粹主观的判断。
其次，一般消费者是外观设计专利制度拟制的主体，其关注某类产品的发展，出于对某类产品设计的关注和了解而具备一定的知识和认知能力。这也意味着，一般消费者主要关注设计的美学价值或装饰属性。对于一项设计是否仅由或主要由功能所决定的判断，将其交由一般消费者完成并不符合这一概念的目的与宗旨，不当扩大了一般消费者的适用范围。这是因为，“一般消费者”归属于外观设计专利制度范畴内，但当涉及到设计是否“主要由其功能决定”这一强技术背景的问题时，恐怕不是“一般消费者”能够判断的，尤其是在已经存在如发明和实用新型专利、宣传产品设计具有实用功能的广告等客观证明材料的情况下。
鉴于《专利审查指南》以及中国《专利法》[23]及配套的司法解释中均采取了区别于外观设计专利制度“一般消费者”的法律拟制主体“本领域普通技术人员”，来判断技术方案的新颖性、创造性及侵权。[24]因此，对于外观设计的功能性设计特征的判断没有理由将其全然交给“一般消费者”，摒弃对技术方案更加熟悉的“本领域普通技术人员”。若从一般消费者的角度出发认为该设计具有装饰性就否定其功能性，会架空非功能性原则的设置目的，更是混淆了发明、实用新型专利与外观设计专利之间的界限。
再次，如前所述，一般消费者主要关注产品设计的美学价值或装饰性，其对于产品的审美和喜好也并非一成不变。一项设计对于一般消费者而言，更多是由功能决定还是与美感有关，会随着实践的发展而变化，消费者的选择并不仅仅由其个人意志所决定，而是产品的更新迭代、商家的宣传推广以及社会的审美趋势等多重因素综合作用的结果。而对于外观设计专利侵权案件中承担举证责任的当事人来说，要举证证明一般消费者是出于功能还是美学考虑而购买一件产品，存在极大的不确定性与举证难度，笔者在案例检索中未见到任何一审判决中支持这样的主张。
（2）混淆“客观事实的功能”与“专利法意义上的功能”
根据85号指导案例，外观设计的装饰性与功能性之间的比重对整体视觉效果影响的关系呈反比：“一般而言，功能性设计特征对于外观设计的整体视觉效果不具有显著影响；而功能性与装饰性兼具的设计特征对整体视觉效果的影响需要考虑其装饰性的强弱，装饰性越强，对整体视觉效果的影响相对较大，反之则相对较小”。该结论结合前述“对功能性设计特征的认定，不在于该设计是否因功能或技术条件的限制而不具有可选择性，而在于外观设计产品的一般消费者看来该设计是否仅仅由特定功能所决定，而不需要考虑该设计是否具有美感”的观点，似有混淆“客观事实的功能”与“专利法意义上的功能”之嫌，使社会公众对于外观设计专利中的功能性特征的认定标准产生更多困惑。
首先，不论一项设计特征是否为功能性设计，该设计特征都会对整体视觉效果产生影响。以《专利审查指南》所列举的范例为例，汽车车轮必然是圆形，故圆形是汽车车轮毫无疑问的功能性设计。但圆形车轮的大小及设置位置，从来都是汽车工业设计装饰性的重要考量因素。有研究指出，汽车的侧视造型是汽车外观中最受消费者关注的，其中在侧视造型中轮毂（包括轮胎的大小）的受关注程度排名极高。[25]-[26]
其次，在此基础上，我们理解85号指导案例想表达的观点为：当某些设计特征被认定为属于专利法意义上的功能性设计时，其法律后果应为“对外观设计的整体效果不具有影响”。该区别类似于美国法下在立体商标非功能性原则领域确立的“事实上（de facto）的功能性”和“法律（de jure）上的功能性”：即一项设计在客观事实上具备功能，并不必然导致其存在商标法意义上的“功能性”，若证据证明了有关设计是实现特定功能的有限选择而带来竞争优势的，才被视为具备法律意义上“功能”而拒绝给予保护。[27]
但85号案例的裁判观点并没有进一步指出上述“客观世界”和“法律世界”的区别。有学者指出，仅仅作出诸如“一项设计是功能性而非装饰性的，或一项设计是装饰性而非功能性”的陈述，对于判断是否构成专利法意义上的“功能性设计”毫无帮助。[28]二者的混淆必然导致基层法院在面对此类争议时，既无法进一步考虑其是否“属于为实现特定技术功能而仅有有限选择”的设计，也无法进一步考虑“特定技术功能”的外延，而是倾向从“客观世界”的角度，借由任何设计特征均“具有一定功能”的客观事实便认定其不属于“功能性设计”，最终的效果是基层执法单位不再支持功能性设计排除的抗辩。
（3）未指出一项设计特征的“特定功能”应当采用广义还是狭义解释
如上所述，85号案例认为涉案专利及产品“淋浴头上推钮”的作用在于“控制水流的大小”，并认为只要为了实现该功能，则推钮的外观设计有很多种选择。
但取决于看技术问题的角度，一项设计的“特定功能”可以做广义上或狭义上的解释：如果以最一般和宽泛的定义出发，任何设计总会有能够实质上执行相同功能但外观与专利设计不同的替代品，即使是最简单的设计；但如果取最狭义的定义，那么将永远不会有任何替代设计能够实质上执行完全相同的功能。已有学者指出，就算是在对功能性设计判定规则较为完善的美国亦存在上述问题。[29]-[30]我们理解，最高院尽管正确认定了控制水流的大小的淋浴头上推钮不属于专利法意义上的功能性设计，但其受制于85号案例的案情，未对“特定功能”的解释作出回应，属实遗憾。
综上，在外观设计专利中排除对功能性设计的保护，旨在划分保护技术功能的实用专利、外观专利以及保护装饰性的外观设计专利之间的界限。85号指导案例确立了一种从普通消费者出发同时没有客观举证指引的判断标准。而功能性的认定缺失客观标准也导致外观设计专利的保护范围也将处于一种缺乏稳定预期的状态。
三、功能性设计的排除保护：客观标准的引入
有研究指出，对于工业产品外观，各类知识产权在可授权性上对于为实现实用功能所进行的设计均有所限制。 [31] 体现在立体商标及外观设计专利中，二者均排除对功能性设计的保护，只是排除的程度有所区别。 虽然不同类型知识产权对功能性的判断标准存在差异，但是其背后的逻辑是一致的，即那些会对产品用途或者功能产生实质性影响的特征，应当将其交由发明或实用新型专利保护，或留在公共领域之中供社会大众自由获取，而不允许特定主体通过不同类型的专有权加以“重复保护”的垄断。因此，功能性设计的判断承担着划分专有权利界限的任务。对于功能性设计的判断，应当确立一种客观、明确的标准，而非主观、含混不清的标准。
（一）经过专利保护的设计应当谨慎给予立体商标的保护
对于同一设计，权利人若同时申请专利与商标保护的，则因在专利授权中该设计已认定为“具有一定美感”或属于“对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”甚至是“产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案”的设计，此时在立体商标领域内，应认定其为功能性设计。具体而言：
1.对于受发明或实用新型专利保护的设计，因其当然属于“具备特定的功能，或者使商品固有的功能更容易地实现”的设计，故足以认定其为《商标法》第十二条下“使商品实现技术效果”的功能性设计，排除商标专用权的保护。
2.对于受过外观专利保护的设计，由于外观设计旨在保护设计承载的美感，而这种美感显然属于“外观或造型具有美学价值”的设计，故亦足以认定为《商标法》第十二条下“使商品具有实质性价值的形状”的设计，排除商标法的保护。该观点和美国Disc Golf 案以及TrafFix案一致：在两案中，法院均认定争议设计具有功能性的重要依据是权利人曾以该结构申请并获得过发明专利保护。[32]
因此，对于经过专利保护过的设计，对其赋予立体商标的保护应当保持谨慎态度：在授权阶段，应从严审查，要求申请人提交任何曾申请或受专利保护的记录；在维权阶段，应旗帜鲜明排除对功能性设计的专用权保护。
（二）外观设计专利与立体商标重叠领域的功能性设计判断
实践中，不乏经营者以“知识产权多重保护”为由，对同一知识产权客体申请不同类型知识产权，以获得最大程度的垄断。问题在于，如果立体商标被认定为缺乏非功能性的，那么该认定是否可以适用于同一客体的外观设计专利中？
对此，在承认外观设计专利权保护不直接排斥功能性设计的基础上，考虑到外观专利的核心是富有美感并适于工业应用的新设计，而商标的核心是具有显著性的标识，可知二者对于“功能性设计”的认定及要求存在一定的区别和联系。
如上所述，《专利审查指南》《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定(一)》所确定的外观设计专利的功能性设计是“由产品的功能唯一限定的特定形状”或“仅有有限选择的设计特征”。但《商标法》及《商标审理审查指南》走得更远：中国商标法下对立体商标的非功能性限制，不要求其是实现特定功能的“唯一或有限选择”设计。这意味着，如果一项设计被认为属于外观设计专利下的“功能性设计”，那么举重以明轻，其必然属于立体商标下的“功能性设计”；但如果一项设计被认为立体商标下的“功能性设计”，虽然不能必然证明其属于外观设计专利下的“功能性设计”，至少也能作为其系实现特定功能“唯一或有限选择”的初步证据。
此时，在判断其是否为外观设计专利的功能性设计时，完全可以参考以下因素：
1.外观设计专利客体受发明或实用新型专利保护的记录
首先，如前述，发明或实用新型专利保护的客体是具有功能性的技术方案。其次，发明专利授权过程中的实质审查足以确认相关技术方案具有解决特定技术问题的作用，这本身便是相关客体具有强烈功能性的充分证据；同理，针对中国专利法特有的实用新型专利，该专利申请人亦在其说明书中披露了解决特定技术问题的完整技术方案，亦能证明相关客体具有功能性。再次，发明或实用新型专利系为了解决、克服某一特定技术问题或技术障碍，其有益技术效果通常会被记载在权利说明书中。这种对发明目的的限定，实际上与《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定(一)》中的“由产品的功能唯一限定的特定形状”或“仅有有限选择的设计特征”要件一致。
因此，一项外观设计专利客体曾被权利人以发明、实用新型专利保护的记录是该外观设计专利客体具有《专利法》意义上“功能性”的充分证据。出于对发明和实用新型专利制度以及外观设计专利制度之间相互协调的尊重，专利权人无权“用外观设计专利作为发明专利来保护功能性的智慧成果”。[33]
2. 权利人在广告中宣传设计实用性功能的证据
基于立体商标及外观设计专利关于“非功能性”的判断应以客观证据为准的观点，权利人在广告中是否宣传设计的实用性功能应当重点考虑。这是因为，权利人是对其产品及发明创造要点最了解的主体。不论是从权利人或是从消费者 角度出发，权利人在广告中将宣传重点放在有关设计的实用性功能的事实，均应构成权利人认可有关外观设计的功能性大于装饰性的证据，进而应被采纳作为外观设计专利功能性设计的证据。
3. 由权利人证明存在实现特定功能的替代设计
如前所述，外观设计专利排除功能性设计保护的目的在于防止经营者以外观设计专利垄断本应受发明专利调整或进入公有领域的技术方案。故外观设计专利功能性设计的“特定技术功能”，应当以当事人举出的客观证据为准，不应落入“泛泛而谈”的怪圈中：因为发明或实用新型专利的说明书中通常会记载该技术方案能够解决、克服的特定技术问题或技术障碍，这种“特定技术功能”客观存在，不以人意志为转移。在此基础上，当被诉侵权方举证外观设计专利客体受发明或实用新型专利保护的记录后，根据证据优势规则，应当由权利人证明存在实现特定功能的替代设计。如权利人举证不能，则应进一步采纳被诉侵权方关于有关外观设计属于实现特定功能的功能性设计的主张。
四、结 语
立体商标与外观设计专利作为知识产权的重要组成部分，其保护范围的界定直接关系到市场的公平竞争和创新激励。而非功能性原则作为这两者共同的基础，却在实际操作中遭遇了困境。在中国，尽管法律条文明确了非功能性原则的地位，但在具体案件中这一原则却未能得到充分贯彻，导致功能性设计的认定标准模糊不清，影响了司法判决的公正性和可预见性。面对这一问题，建立更为客观、明确的功能性设计判断标准，不仅有助于统一司法实践，提高判决的可信度，更能有效维护市场的公平竞争环境，激发企业的创新活力。
后记
本文是笔者近年处理的系列立体商标和专利交叉案件处理中的思考与研究的第三篇（前两篇分别见：《》《》）。在案件办理和法律研究过程中，笔者深感国内知识产权保护水平之高和力度之强，具体体现在：在外国专利商标局因缺乏非功能性被驳回的商标申请，却能在中国获得授权。基层法院和行政执法单位也基本采取有证书就给予保护的立场。而缺乏“功能性设计”应诉抗辩途径的结果，自然就是一大批在外国被驳回的知识产权在国内大行其道。“给予创造者的创新成果以垄断保护”与交换的“保障进入公有领域的技术贡献的自由使用”之间处于利益失衡的状态：权利人将一件智力成果先申请发明或实用新型专利，然后将其图示的部分设计申请外观设计专利，再在外观设计专利期满前申请立体商标或平面图形商标，在不被认定商标性使用的情况下还可以尝试以包装装潢主张不正当竞争，凡此种种，不一而足。在这种利益失衡的背后，是行政与司法机关对于权利保护与知识共享的界限划分缺少批判性反思。
作为外观设计专利及立体商标不侵权抗辩重要途径的“功能性设计”，由于长期强调“实现特定功能的唯一设计”，在实践中本就举证困难，而85号指导案例中确立针对功能性设计是“一般消费者看来该设计是否仅仅由特定功能所决定”的认定规则后，笔者在案例检索中再未发现一审判决中支持功能性设计抗辩的公开判决。在为准备本文所作的案例研究中，对上述现象有非常有趣的发现，限于篇幅就不再展开，欢迎留言区交流探讨。
注释
[1] Marvel Co. v. Pearl, 66 C.C.A. 226, 133 F. 160
[2] Inwood Laboratories v. Ives Laboratories, 456 U.S. 844 (1982)
[3] In re Bose Corp., 772 F.2d 866, 227 USPQ 1 (Fed. Cir. 1985)
[4] Disc Golf Assoc., Inc., v. Champion Discs, 158 F.3d 1002 (9th Cir. 1998)
[5]详见美国专利商标局针对第86043020号立体商标注册发出的OA
[6] See Fuji Kogyo Co., Ltd, Plaintiff-appellant, v. Pacific Bay International, Inc., et al., Defendants-appellees, 461 F.3d 675 (6th Cir. 2006). 该案中，原告主张的立体商标涉及多项知识产权（实用专利、设计专利、商标）的钓鱼线。法院认为，原告的实用专利披露了设计的优点，广告材料宣传了其功能，采用的设计配置降低了生产导线导向器的成本。法院还分析了失效的专利权利要求，发现它们涵盖了（尽管没有字面上声明）相关特征，因为“外观设计对（过期实用新型专利技术方案）的偏离（太小），不足以不被实用专利的权利要求所包含……”。
[7] Pagliero et al. v. Wallace China Co., Limited, 198 F.2d 339 (9th Cir. 1952)
[8]（2018）鲁民终828号民事判决书、（2019）鲁民终2642号民事判决书
[9]之宝制造公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会商标异议复审行政纠纷上诉案，(2015)高行(知)终字第4355号行政判决书。
[10]关于第41295556号“图形”（三维标志）商标驳回复审决定书，商评字[2020]第0000321222号。
[11] (2020)京行终6052号行政判决书。
[12] Case T-41/14, Argo Dev. & Mfg. Ltd v. Clapbanner Ltd, 2015 E.C.R. R 981/ 2012-3
[13] R-690/2007-3, Lindner v Franssens
[14] Legal review on industrial design protection in Europe, Under the contract with the Directorate General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (MARKT2014/083/D), Final Report - 15 April 2016
[15] Case C-395/16 Doceram v Ceramtech
[16] Lee v. Dayton-Hudson Corp., 838 F.2d 1186 (Fed. Cir. 1988). Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., 820 F.3d 1316, 118 U.S.P.Q.2d 1607 (Fed. Cir. 2016)
[17] Richardson v. Stanley Works, Inc., 597 F.3d 1288.
[18]李琛：《知识产权法关键词》，法律出版社2006年版，第44页。
[19]《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定(一)》第16条规定，为实现特定技术功能必须具备或者仅有有限选择的设计特征，对于外观设计专利视觉效果的整体观察和综合判断不具有显著影响。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第11条规定，人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。
[20]司法实践中大多采用一种广义的方法来解释一项设计特征的“特定功能”。如，浙江省高级人民法院(2022)浙民终188号案，该案涉及一项空气压缩机，两审法院均认为空气压缩机类产品在实现空气压缩相关功能时，可采用多种设计方案，进而未支持被告的功能性设计抗辩，未进一步考虑涉案专利实现了“空气压缩”的哪些具体功能。
[21]《专利审查指南》指出，外观设计专利语境下的一般消费者应当具有如下特点：对涉案专利申请日之前相同种类或者相近种类产品的外观设计及其常用设计手法具有常识性的了解；对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的区别具有一定的分辨力，但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化。
[22]最高人民法院(2021)最高法知行终464号行政判决书
[23]《专利法》第26条第三款，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。
[24]尤其是《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第13条关于“等同原则”的规定：等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。
[25]李彦龙,朱翔.基于消费者心理的汽车外观量化评价方法研究[J].设计,2019.
[26]梁晶.比例与尺度在汽车造型中的应用研究[D].南京林业大学,2011.
[27] In re Becton, Dickinson & Co., 675 F.3d 1368, 1374-75, 102 USPQ2d 1372, 1377 (Fed. Cir. 2012); In re Morton-Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 1332, 1340-1341, 213 USPQ 9, 15-16 (C.C.P.A. 1982).Also See TMEP 1202.02(a)(v): Evidence and Considerations Regarding Functionality Determinations.
[28] Perry J. Saidman, The Demise of the Functionality Doctrine in Design Patent Law, 92 Notre Dame L. Rev 1471 (2017).
[29] Perry J. Saidman, The Demise of the Functionality Doctrine in Design Patent Law, 92 Notre Dame L. Rev 1471 (2017).
[30]美国法院也面对过这样的问题，涉及到一件以钥匙产品外观请求设计专利保护的案件，美国联邦法院多数意见认为，涉案专利的外观（纹路、长度、角度等）具有打开“某一种特定型号的锁”的唯一功能，认为其“不具有替代性设计”而为“功能性设计”。反对意见认为，如果认为钥匙产品的纹路的特定功能在于“开锁”，那么则存在“替代性设计”。See Best Lock Corp. v. Ilco Unican Corp., 94 F.3d 1563 (Fed. Cir. 1996).
[31]董逸文.“功能性”设计特征对产品外观在不同类型知识产权下获权的影响——从“路虎陆风”之争说起[J].中国发明与专利,2020,17(07):106-115.
[32] TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001)
[33] Perry J. Saidman, The Demise of the Functionality Doctrine in Design Patent Law, 92 Notre Dame L. Rev 1471 (2017).
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