“一案两请”的申请方式在提交和审查过程中也存在一些风险点，一旦没有注意到这些细节，可能会给申请人或专利权人造成损失。
作者 | 王博 李静 北京康信知识产权代理有限责任公司
专利“一案两请”，也称为“一案双申”、“一案两报”等，指申请人就相同的技术方案，同日申请发明和实用新型两种类型的专利。
"一案两请"具有以下优势：
快速确权：实用新型专利通常12个月内即可授权，为企业提供早期市场保护； 长期防护：发明专利经实质审查后稳定性更高，且保护期长达20年； 战略储备：通过双重申请降低技术泄露风险，为后续维权提供更多筹码。
因此，针对某些技术方案，很多申请人更愿意选择“一案两请”的方式申请专利。
但是，“一案两请”的申请方式在提交和审查过程中也存在一些风险点，一旦没有注意到这些细节，可能会给申请人或专利权人造成损失。
01
必须同步声明，否则彻底丧失主动权
申请人在提交发明专利请求书和实用新型专利请求书时，应当在两个请求书中都勾选表明“一案两请”的相应选项，即必须勾选“同日申请发明或实用新型”。
申请时未做出同日申请声明的，审查员将不接受补交的同日申请声明。
同日申请了相同发明创造的发明或实用新型，但未提出同日声明，则申请人不能通过放弃实用新型专利权而获得发明专利权。在这种情况下，申请人只能对发明专利申请进行修改，使得其权利要求的保护范围与实用新型专利不同，亦即使得两者不属于同样的发明创造，才能获得发明专利权。
如果申请人不修改发明专利的权利要求的范围,则该发明专利将会被驳回。针对这种情况，读者可以参考以下案例：第109490号复审决定以及北京知识产权法院作出的（2016）京73行初4308号判决。
该案中，复审申请人在本发明申请的申请日就同样的发明创造还提出另一件实用新型专利申请，但在提出申请时未分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利。
经实质审查，国家知识产权局作出了驳回决定，驳回理由是“权利要求1－10不符合专利法第九条第1款的规定。”
本申请复审阶段，复审请求人未修改权利要求书。复审委认为，由于本申请在申请时未对同样的发明创造已申请了实用新型专利作出说明，不符合专利法第九条第1款及实施细则第四十一条第2款关于通过声明放弃该实用新型专利权，以获得授予发明专利权的规定。因此，请求人不能通过放弃该实用新型专利权而获得本发明申请的专利权，遂作出维持驳回的复审决定。
复审请求人向北京知识产权法院起诉，该院判决的相关认定同复审决定，因而驳回原告诉讼请求。
02
“一案两请”中发明专利的审查周期更长
在实务操作中，发明和实用新型同日申请的，部分发明申请的实质审查可能会被延后。
此前，存在“一案两请”的发明专利将延迟4年审查的说法，这种说法首见于2021年8月3日国家知识产权局发布《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》修改对照表第五部分第七章第8节审查的顺序中记载的延迟审查的部分，但在后续的《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》中以及在2024年1月20日起施行的《专利审查指南（2023）》中，相关内容已被删除。但在审查过程中，发明申请的实质审查还是可能存在被延后的情形。
此外，《专利审查指南（2023）》第5部分第7章第8.2节规定，同一申请人同日（仅指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明的，对于其中的发明专利申请一般不予优先审查。
也就是说，同案申请的发明不能提出优先审查请求，发明和实用新型均不能请求快速预审，也就是说不能走加快通道。因此，以“一案两请”方式提交的发明相较于单独申请的发明，获得授权的时间可能会更长。
03
可能影响实用新型专利维权
最高人民法院发布的《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2020）》披露的案例（（2020）最高法知民终699号）中，最高人民法院认为，当事人就同一技术方案同日申请发明专利和实用新型专利，发明专利申请因不具备新颖性或者基于相同技术领域的一篇对比文件被认定不具备创造性而未获授权且其法律状态已经确定，当事人另行依据授权的实用新型专利请求侵权损害救济的，人民法院不予支持。也就是说，当发明申请因新颖性和创造性被驳回时，有可能会影响实用新型的专利维权。
04
产生更多的费用
同日申请的实用新型会产生申请费用，并且该实用新型会先于发明授权，因此，在发明审查结束前需要每年缴纳实用新型的维持年费。
05
通过放弃实用新型专利权来获得发明专利权的特殊情况
根据《专利审查指南（2023）》第二部分第三章第6.2.2节的规定，经审查如果发明满足授权条件，则需要放弃实用新型专利权才能获得发明专利权，或在不放弃实用新型专利权的情况下，需修改发明的保护范围以获得发明专利权。
另外，还存在一种特殊情况，即同日申请的实用新型在授权后由于某些原因失效或终止了（例如，未能及时缴纳年费），而且无法再恢复实用新型专利权时，在发明授权前，不能通过放弃实用新型专利权的方式来使发明获得授权，而只能通过修改发明的保护范围的方式来获得发明专利权。
这是因为，虽然实用新型专利权失效了，但该专利权是存在过的，不能对相同的发明申请进行重复授权。针对这种特殊的情况，读者可以参考以下案例：第34931号无效决定以及北京知识产权法院作出的（2018）京73行初3561号判决。
在该案中，涉案专利是申请日为2011年8月4日，授权公告日为2016年5月11日的发明专利。无效请求人在无效程序中提交了证据8，主张涉案专利与证据8属于同样的发明创造，请求宣告涉案专利全部无效。证据8为实用新型专利，授权公告日为2012年5月9日，因未在期限内缴纳或缴足年费而被终止，终止日期为2013年8月4日（涉案专利授权公告日前），证据8与涉案专利具有相同的申请人、申请日，且两者具有完全相同的权利要求书，即涉案专利的权利要求1-10分别与证据8的权利要求1-10完全相同。专利权人在申请日提出涉案专利和证据8的申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利。另外，本案无效程序中专利权人未修改权利要求书。
专利权人主张涉案专利符合专利法第九条第1款的规定，证据8为在涉案专利授权之前已经终止的实用新型专利，等同于放弃，因此本案属于第九条第1款但书规定的情形。
但合议组认为，在涉案专利授权日2016年5月11日之前，在先获得授权的实用新型专利权即证据8已经于2013年8月4日终止，其实际已进入公有领域，可供公众自由实施应用，如果专利权人后来就此发明创造又获得发明专利权，对公众来说是有失公平的，这是专利法第九条第1款所不允许的。由此可见，涉案专利并不符合以放弃实用新型专利权的方式避免重复授权的条件，并不属于专利法第九条第1款规定的例外情形。由于属于同样的发明创造的实用新型即证据8在本专利授权公告日之前获得专利权，因而涉案专利不能被再次授予专利权。综上，本专利权利要求1-10不符合专利法第九条第1款的规定。
无效决定作出后，专利权人向北京知识产权法院起诉，该院作出判决认为，原告对同样的发明创造既申请了实新型专利又申请了发明专利，实用新型专利权在发明专利授权前已获授权并因未在期限内缴纳年费或终止缴纳年费，不属于专利法第九条第1款所规定的例外情形，因此，涉案专利权利要求1-10不符合专利法第九条第1款规定之情形，不具备授权条件，进而判决驳回原告诉讼请求。
因此，在“一案两请”实务中，如果申请人想要通过放弃实用新型专利权来获得发明专利权，则在发明授权之前，务必要保持实用新型专利权是有效的。
06
PCT国际申请不能通过“一案两请”的申请方式提交
PCT国际申请在进入中国国家阶段时只能以一件申请进行提交，且只能选择以发明类型或者以实用新型类型进入中国国家阶段，不能同时选择两种类型。因此PCT国际申请在进入中国国家阶段时，不能采取“一案两请”的申请方式进行提交。
同日声明只能对同时向国家知识产权局提出的发明专利申请和实用新型专利申请提出，因此，依据巴黎公约向国家知识产权局提出的专利申请可以通过“一案两请”的申请方式提交。
综上，虽然“一案两请”方式具有许多优点，但是它也存在许多细节需要专利申请人格外注意，避免产生不必要的损失。
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（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）
