从专利侵权判定角度探析无效宣告程序中的权利要求修改策略

本文基于最高人民法院的入库案例、国家知识产权局的无效典型案例，并结合笔者团队过去十余年的专利诉讼及无效案件代理经验，从专利侵权判定角度探析无效宣告程序中的权利要求修改策略，以期为专利权人和被诉侵权人提供一些起诉和应诉思路。

作者 | 闫世晔北京市环球律师事务所合伙人、律师、专利代理师

编辑 | 布鲁斯

引言

根据专利法的规定，发明和实用新型专利的司法保护从被授予专利权之日起，至专利权失效之日止，在此期间未经许可实施专利技术方案的行为，构成专利侵权，需要停止侵权并进行赔偿。然而，面对专利权人提起的侵权诉讼，被诉侵权人通常会对涉诉专利发起无效宣告挑战，那么，对于专利权人在无效宣告程序中通过“进一步限定式”修改形成的新权利要求，其司法保护的起始日期应该如何确定？并行无效宣告程序中存在多种修改方案时的审查基础应当如何确定？新权利要求对专利侵权判定有何影响？上述问题，既没有被法律法规司法解释所明确规定，也没有足够多的司法判例可以总结得出相对全面、准确的裁判标准。本文基于最高人民法院的入库案例、国家知识产权局的无效典型案例，并结合笔者团队过去十余年的专利诉讼及无效案件代理经验，从专利侵权判定角度探析无效宣告程序中的权利要求修改策略，以期为专利权人和被诉侵权人提供一些起诉和应诉思路。

一、“进一步限定式”修改的无效审查标准、问题的提出

（一）《专利审查指南》规定的无效修改方式

一般性规定

国家知识产权局于2017年2月28日发布《关于修改 <专利审查指南> 的决定》（2017），对无效宣告程序中专利文件的修改方式进行了调整，将修改权利要求书的具体方式从“一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除”调整为“一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正”，并规定“权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。”2024年1月20日起施行的《专利审查指南（2023）》继续沿用前述调整后的无效修改方式。

例外情形——放弃式修改（引入新的否定性技术特征）

最高人民法院于2023年11月29日作出（2021）最高法知行终44号行政判决（入库案例）提出了“放弃式修改”的裁判标准：

“1.放弃式修改一般是指修改权利要求时引入否定性技术特征，将特定保护对象从原权利要求的保护范围中予以排除，以此限缩原专利权利要求的保护范围；通常仅适用于专利申请因部分重合的抵触申请而丧失新颖性，或者因现有技术意外占先而丧失新颖性，或者基于非技术原因排除专利法不予保护的主题等有限的特定情形。

2.放弃式修改同样需要符合专利法第三十三条的规定。具体判断时，应当综合考虑原权利要求书和说明书公开的内容、放弃保护的内容、放弃式修改后保留的内容以及三者关系等；如果本领域技术人员能够确定修改后保留的内容在原权利要求书或者说明书中已经直接公开或者隐含公开，则该修改符合专利法第三十三条的规定。”[1]

（二）“进一步限定式”修改方式的理解与适用

最高人民法院于2023年12月12日作出（2021）最高法知行终556、581、738号行政判决（入库案例）明确了专利确权程序中“进一步限定”式修改的审查标准以及权利要求修改的回应性要求，并详细阐述了相关裁判理由（笔者将其概述为如下三方面）。[2]

关于修改幅度的要求

专利确权程序中权利要求的修改幅度最大不得超出专利法第三十三条所规定的“信息范围”（笔者注：即原说明书和权利要求书记载的范围）和专利法实施细则第六十九条第一款规定的“保护范围”（笔者注：即原专利的保护范围）。

关于修改方式的要求

判断某一权利要求的修改方式是否属于“进一步限定”时，国家知识产权局仅需审查：（1）修改后的权利要求是否完整包含了被修改的权利要求的所有技术特征；（2）修改后的权利要求相比被修改的权利要求是否新增了技术特征；（3）新增的技术特征是否均源于其他原权利要求。如果修改后的权利要求并未完整包含任一原权利要求或者其相比被修改的权利要求新增的技术特征并非来源于其他原权利要求，则该修改方式可能是对权利要求的“重新撰写”或者“二次概括”而非“进一步限定”。

关于修改目的的要求

权利人对于权利要求的修改，一般应当以回应无效宣告理由为限。对于非回应性修改，即便其未超出所谓“信息范围”和“保护范围”且属于专利审查指南所允许的修改方式，也可以不予接受。例如，权利要求的修改缺乏与修改相对应的无效宣告请求和理由的，一般可以不必再审查其修改范围和修改方式，径行不予接受。又如，在同一行政审查程序中，针对一项权利要求的无效宣告理由已通过对该权利要求的修改给予了回应，且修改后的权利要求已被接受时，对该原权利要求的另行修改及相应获得的更多新权利要求，因一般已不再具有回应对象，故可不予接受。

此外，关于“原专利的保护范围”的理解：

最高人民法院曾在（2019）最高法知行终19号行政判决（入库案例）中指出：

“专利无效宣告程序中，当权利要求的修改系将从属权利要求的全部或部分附加技术特征补入其所引用的独立权利要求时，判断修改后的独立权利要求是否扩大了原专利的保护范围，应以作为修改对象的原专利的独立权利要求的保护范围为基准，而非以该附加技术特征所属的原权利要求的保护范围为基准。”[3]

最高人民法院还在（2020）最高法知行终246号案件的生效判决中指出：

“目前司法实践通常应以原专利独立权利要求作为确定原专利保护范围的重要基准（裁量规则）”“将‘原专利的保护范围’仅理解为独立权利要求的保护范围并不恰当，在无效宣告程序中修改权利要求应受到已授权公告的权利要求布局的限制，这样更利于保护社会公众的信赖利益，也有助于引导专利申请人谨慎布局权利要求。”[4]

因此，现行司法裁判标准中，判断修改后权利要求是否超出原专利的保护范围时，通常应将“原专利的保护范围”理解为原独立权利要求所限定的最大保护范围，但仍需结合涉案专利及其修改方案的具体情况综合判断相关修改是否同时符合专利法第三十三条、专利法实施细则第六十九条第一款、以及专利审查指南相关指引的规定。

（三）“进一步限定式”修改引出的侵权判定问题

自2017年以来，围绕“进一步限定式”修改的讨论从未停止，究其原因在于，此种修改方式所引发的不确定性。《专利审查指南》修改前，“权利要求的合并”是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并，由于待合并的权利要求都明确记载于原权利要求书中，它们的组合方式是有限的，修改后新权利要求的保护范围也是可以预期的。然而，“进一步限定式”修改的组合对象是不特定权利要求中不特定数量的不特定技术特征，这就导致组合方式的数量呈几何倍数增长，修改后新权利要求的保护范围可能在原权利要求书中并不存在，对于修改后新权利要求的保护范围，不仅社会公众无法合理预期，甚至权利人在确定修改方案时也经常摇摆不定。

司法实践中，面对专利权人提起的侵权诉讼，被诉侵权人通常会对涉诉专利发起无效宣告挑战，那么，对于专利权人在无效宣告程序中通过“进一步限定式”修改形成的新权利要求，其司法保护的起始日期应该如何确定？并行无效宣告程序中存在多种修改方案时的审查基础应当如何确定？新权利要求对专利侵权判定有何影响？上述问题，既没有被法律法规司法解释所明确规定，也没有足够多的司法判例可以总结得出相对全面、准确的裁判标准。笔者将在下文第二部分结合各方观点和已有司法裁判案例探讨这些问题。

二、以“进一步限定式”修改形成新权利要求的侵权判定问题

（一）关于新权利要求的司法保护起始日期的确定

在专利无效程序中，通过“进一步限定式”修改形成的新权利要求，该新权利要求的司法保护从何时开始计算？是涉案专利的授权公告日？还是无效决定的决定日？或是无效决定的生效日？

目前，实务中主要存在如下三种观点：

第一种观点认为

应当以专利授权公告日作为其司法保护起始日期，根据专利法第十一条规定，专利被授予专利权之后未经许可不得实施，授权专利在未被宣告无效前，其效力是持续的。

第二种观点认为

应当以无效决定的决定日作为其司法保护起始日期，虽然无效决定尚未生效，但是此时的修改文本代表了权利人的真实意思表示（明确放弃了修改前的文本，视为自始无效），且被专利行政部门所接受，无效决定的全文已同步向社会公众公开，相当于专利授权公告文本的公示作用。

第三种观点认为

应当以无效决定的生效日作为其司法保护起始日期。对此，任广科认为，通过目的解释和成本收益分析，在本专利授权日至专利无效决定生效日之间，不予保护新形成的技术方案，更符合专利法的立法目的，更能产生积极的激励效果。[5]北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第11条规定了：

“确定专利权的保护范围时，应当以国务院专利行政部门公告授权的专利文本或者已经发生法律效力的无效宣告请求审查决定及相关的确权行政判决所确定的权利要求为准。权利要求存在多个文本的，以最终有效的文本为准。”[6]

对于该问题，最高人民法院于2021年2月25日作出（2019）最高法知民终369号民事判决（入库案例）并提出了以“无效决定的决定日”为界酌减赔偿数额的裁判标准“由于修改后权利要求的技术方案在原专利权利要求书中并未出现过，基于专利权保护与公众信赖利益平衡的考量，对发生在上述维持专利权有效的行政决定的决定日之前的侵权行为，可以酌减赔偿数额（注：该案一审判赔28万，二审改判为5万）。”[7]即，对于“进一步限定式”修改形成的新权利要求，当该技术方案属于原专利权利要求书中未出现过的情形时，人民法院给予强保护的起始时间为无效决定的决定日，对于专利公告授权日至该决定日之间发生的侵权行为将酌减赔偿数额。

综上，关于新权利要求的司法保护起始日期的确定，未来一段时间内，原则上将按照前述369号入库案例的裁判标准执行，但仍存在个案判断的空间。例如，在“进一步限定”修改方式的发布初期的一起专利民行交叉案件中，涉诉专利采取了逐层递进的专利布局撰写方式，独立权利要求1的保护范围最大，从属权利要求逐一引用前一权利要求并对相关器件及其相对位置在现有技术（惯用手段）中进行了明确的选择。被诉侵权人曾在研发初期就对该专利进行了风险排查，并专门向专利行政部门申请过专利检索报告，检索结论为权利要求1不符合授权条件，于是以从属权利要求2为最大保护范围进行了规避设计和进一步研发投入。如果按照原来的权利要求修改方式，在权利要求1无效的情况下，被诉侵权产品不会落入其他任何权利要求的保护范围，然而按照“进一步限定式”修改，权利人可以对照被诉侵权产品重新撰写新权利要求的保护范围，此种情况又该如何平衡权利人和公众利益呢？对此，笔者认为仍有个案裁量空间（注：该案因涉诉专利被全部无效，权利人撤回了侵权诉讼，人民法院未对该案做出侵权判定）。

（二）关于并行无效宣告程序中审查基础（权利基础）的确定

司法实践中，面对专利权人提起的侵权诉讼，被诉侵权人通常会对涉诉专利发起无效宣告挑战，有时会出现多个请求人分别提起无效宣告请求，或同一请求人先后提起多轮无效宣告请求，此时将出现平行无效宣告程序。在平行无效宣告程序中，专利权人可能会在不同案件中提出不同的权利要求修改方案，此时应当如何确定审查基础（侵权案件的权利基础）？

对于该问题，国家知识产权局在第30146号无效决定（典型案例）中指出：

“为了提高审查效率和减少当事人负担，针对一项专利权的多个无效宣告请求，合议组应当尽可能合并审理。在合并审理中，不得将各无效宣告请求的证据相互组合使用，但对各请求中的相关事实合议组应充分考虑。在确定审理基础时，为避免针对同一专利权作出完全不同的审查决定，合议组应充分考虑关联事实，在多个请求中确定一致的审理基础，并在此基础上得出合法”。

基于该无效典型案例，国家知识产权局还进一步提出审查标准：

“针对同一项专利权，在同一期限内可能会存在多个不同的无效宣告请求，其中的无效理由和证据可能相同也可能不同。针对不同的无效宣告请求，专利权人基于具体的无效理由的证据，可能会对权利要求作出不同的修改。在此情况下，需要审查专利权人在不同无效宣告请求中的文本修改情况，确保同时进行审查或者合并口头审理的多个无效宣告请求针对同样的审查文本。”[8]

对于该问题，最高人民法院于2020年12月3日作出（2020）最高法知行终93号行政判决（入库案例）就“平行无效宣告请求审查程序中权利要求修改的影响”问题提出了裁判标准：

“在涉及同一专利权的多个无效宣告请求审查程序中，专利权人在其中一个程序中对权利要求进行了修改，且该修改符合专利法规定的，应当视为专利权人对原权利要求的放弃，专利权人对其权利的处分必然会对其他尚未完成的、涉及同一专利权无效宣告请求审查行政程序及后续的行政诉讼程序产生实质性影响。”

该案的裁判要旨为：

“同一专利权的多个无效宣告请求审查程序中，专利权人在其中一个程序中修改了权利要求且该修改被国家知识产权局接受的，以修改前的权利要求为审查基础的在后被诉决定引发的专利确权行政案件，因审查基础已不复存在而无继续审理之必要。此时，人民法院应当撤销有关在后被诉决定。” [9]

综上，关于并行无效宣告程序中审查基础（侵权案件的权利基础）的确定，目前司法实践的无效审查及裁判标准可以概括为，针对同一项专利权的平行无效宣告程序，国家知识产权局最终仅接受专利权人提交的一份修改文本，该修改文本一旦被接受并作为审查基础，应当视为专利权人对原权利要求的放弃，自无效决定的决定日起，后续的专利确权程序和维权程序都需要基于该份审查基础（权利基础）进行案件审理。

（三）关于新权利要求的侵权责任认定

目前的司法实践中，如果专利权人在无效宣告程序中以“进一步限定式”修改形成了新权利要求，自无效决定的决定日起，因权利人已经放弃了原专利的保护范围，应当给予权利人在后续或正在进行的侵权案件中重新指定权利基础的机会。然而，对于以新权利要求作为权利基础时应当如何确定侵权责任，仍存在争议。

虽然最高人民法院在（2019）最高法知民终369号民事判决（入库案例）中提出了以“无效决定的决定日”为界酌减赔偿数额的裁判标准，但该案的裁判理由仅指出：

“修改后的权利要求2、7系修改后的权利要求1的从属权利要求，都在涉案专利原始的专利权利要求书之中并不存在。本案被诉侵权产品的生产、销售均发生在涉案专利修改的权利要求被确权之前，……酌情确定浙江某公司支付台州某公司的经济损失及维权合理开支的赔偿数额为5万元。”

并未详细阐述如何酌减、酌减的具体标准。对此，最高人民法院的邓卓曾对前述第369号入库案例进行过解读，他指出“按照‘权利要求的进一步限定’的修改方式，在缺乏相关配套补充机制的情况下，有可能导致涉案专利权人与社会公众之间的利益失去平衡，不利于专利制度价值目的之实现。增加‘权利要求的进一步限定’的修改方式后，对专利信息公开的稳定性和公信力有一定程度的减损，因而需要相关配套制度予以弥补”，他还提出了可以参考我国的先用权制度和临时保护期制度、以及美国专利制度中的“中用权学说”来弥补前述专利公信减损。[10]

对于前述入库案例的裁判标准，业界还存在不同观点。部分学者和实务工作者认为，社会公众对专利授权阶段和确权阶段权利要求修改的预期性是不同的，在专利公告授权之日至专利无效决定的决定日之间，不应获得比专利临时保护期更高的保护强度，“进一步限定式”修改为权利人弥补授权公告文本中的严重缺陷提供了机会，但不能以牺牲社会公众的信赖利益为代价。因此应当将“无效决定的决定日”视为新权利要求的“授权公告日”（该专利的二次授权公告日），在该日期之前实施新权利要求技术方案的行为不应认定为侵权，但可以参照“专利临时保护期”制度酌定更低的使用费。此外，参考先用权制度，如果在该专利的原始授权公告日（即确定“原专利的保护范围”之日）前，他人就该项发明创造已经制造出相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，其实施新权利要求的行为既不应认定为侵权，也不应支付任何费用，其有权在原有范围内继续制造或使用该发明创造。

综上，关于新权利要求的侵权责任认定，未来一段时间内，可以确定的裁判标准为以无效决定的决定日为界酌减赔偿数额，但仍存在自由裁量空间，即根据个案情况，在该决定日之前实施新权利要求的行为也有可能被认定为不侵权。

三、涉诉专利在无效宣告程序中的权利要求修改策略建议

通过前文对“进一步限定式”修改相关问题的探讨，可以发现，无效宣告程序中的权利要求修改行为，是权利人处分专利权的重大事项，相关修改文本一旦被国家知识产权局接受并据此作出无效决定，自无效决定的决定日起，将视为专利权人对原权利要求的放弃，放弃部分自始无效，后续的专利确权程序和维权程序都需要基于该份审查基础进行案件审理。

此外，根据专利司法解释中的“禁止反悔原则”，专利权人可能并没有退回到原始权利要求进行重新修改的机会。也就是说，一旦国家知识产权局接受一份修改文本并据此作出无效决定，后续任何人再次针对同一专利提起新的无效宣告请求，请求人都可以通过调取前案审查档案（含无效决定）作为证据，限制专利权人的后续修改。

在与无效程序平行的专利侵权诉讼中，专利权人可以重新指定以无效宣告程序中通过“进一步限定式”修改形成的新权利要求作为侵权判定的权利基础，与此同时，被诉侵权人可以进一步提出证据，证明：（1）其在《专利审查指南》（2017）修订发布“进一步限定式”无效修改方式以前、涉诉专利授权公告日之前、或无效决定的决定日之前，已经针对涉诉专利申请了国家知识产权局的专利检索报告、委托律师进行了稳定性分析和/或风险排查，并针对该专利符合授权条件的最大保护范围进行了合法的规避设计，尽到了社会公众的合理避让义务；（2）其在该专利的原始授权公告日（即确定“原专利的保护范围”之日）前，就该项“新发明创造”已经制造出相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备。此时，根据个案具体情况，当被诉侵权人针对新权利要求提出上述不侵权抗辩或先用权抗辩时，人民法院可能会认定相关行为不构成侵权。

考虑到前述司法裁判标准、以及被诉侵权人可能提出的抗辩，针对无效宣告程序中的权利要求修改策略，笔者提出如下建议：

1.在无效宣告程序中，专利权人针对涉诉专利制定权利要求修改策略时，应当具有一定的全局性和前瞻性意识。修改策略的制定，既要平衡好正在进行中的专利侵权诉讼程序和无效宣告程序，还要提前预判后续可能发生的新的无效挑战、以及基于该专利提起新的侵权诉讼的可能。

2.在确定权利要求修改文本时，应至少保留部分原始权利要求（保护范围与某一原始权利要求相同）。其中，原始权利要求的作用，一方面是用于支持侵权诉讼程序中的高额赔偿主张，另一方面是防止被诉侵权人针对新权利要求提出前述不侵权抗辩或先用权抗辩；修改后新权利要求的作用，则在于维持涉诉专利有效这一底线，并尽可能覆盖当前或未来可能的被诉侵权产品。

另外，如果专利权人可以在制定专利侵权诉讼策略阶段，就一并考虑无效程序中权利要求修改策略的问题，筛选出稳定性较强、修改灵活度及兼容度较高的专利作为提起诉讼的权利基础，将会更好地实现诉讼目的，也更容易取得专利侵权诉讼程序和无效程序的全面胜利。

注释

[1]（2021）最高法知行终44号行政判决书

[2]（2021）最高法知行终556、581、738号行政判决书

[3]（2019）最高法知行终19号行政判决书

[4]（2020）最高法知行终246号行政判决书

[5] 任广科：《无效宣告程序中新形成权利要求的保护起始时间》，载《知识产权研究》第30卷

[6] 北京市高级人民法院知识产权审判庭：《北京市高级人民法院 <专利侵权判定指南（2017）> 理解与适用>》，知识产权出版社，2020年6月第1版，第40-41页

[7]（2019）最高法知民终369号民事判决书

[8] 国家知识产权局专利复审委员会：《以案说法：专利复审、无效典型案例指引》，知识产权出版社，2018年9月，第357页

[9]（2020）最高法知行终93号行政判决书

[10] 邓卓：《以进一步限定方式修改的权利要求的侵权判定》，载“中国应用法学”微信公众号（案例研究专栏），2022年12月13日