关于涉外定牌加工中“商标性使用”认定及《商标法》第十五条第二款的适用
本文作者：刘铭 熊燕华
2016年，笔者代理的一起涉外定牌加工商标侵权民事纠纷案件中，法院判决指出，国内加工受托方H公司根据境外委托方P公司委托，在委托加工产品上贴附的标识，不属于商标法意义上的商标使用，认定H公司不构成对国内注册商标权利人F公司商标权的侵犯。该案因其典型性，庭审直播列入“学习强国”优秀庭审现场。
2021年，P公司又以F公司商标注册违反《商标法》第十五条第二款等为由提出无效宣告请求，国家知识产权局（下称国知局）审查认为P公司证据不足以证明在F公司商标申请日前已在中国大陆进行商标使用，认定P公司无效宣告理由不成立，裁定F公司商标予以维持。
P公司不服国知局裁定，向北京知识产权法院（下称北知法院）提起商标权无效宣告请求行政纠纷诉讼。
案件经过审理，北知法院一审判决认为，P公司在F公司商标申请日前已委托H公司进行定牌加工，具有《商标法》第十五条所规定的“在先使用”的事实，认定F公司商标注册构成《商标法》第十五条第二款情形，进而认定商标无效宣告理由成立。目前，案件尚在北京高院二审审理中。
涉外定牌加工是否构成“商标性使用”是商标侵权认定的前提。
如果构成“商标性使用”也是《商标法》第十五条“在先使用”认定无效的情形。在先权利人或者利害关系人可以请求宣告该注册商标无效。
笔者代理上述两案件“商标性使用”认定存在矛盾冲突。该类法律争议具有普遍性。结合两案件，对涉外定牌加工中“商标性使用”认定问题作思考整理。
一、关于涉外定牌加工是否构成“商标性使用”问题的司法裁判观点演变
涉外定牌加工，通常简称OEM（Original Equipment Manufacture），是指在来料加工、来样加工、来件装配业务中，国内加工企业接受境外商标权人或商标使用权人的委托，按照其要求加工产品，贴附其提供的商标，并将加工的产品全部交付给境外委托人，境外委托人根据约定向国内加工企业支付加工费，贴牌加工的产品不在境内销售的一种国际贸易形式。涉外定牌加工所涉境外委托方、国内加工受托方和国内商标权利人之间的境内外三方权利冲突问题，是商标地域性和经济全球化发展的产物，具有鲜明的时代特色。
改革开放以来，涉外定牌加工贸易方式是我国对外贸易的重要方式。浙江、上海、江苏、广东、北京等外贸经济活跃省市是涉外定牌加工案件多发地。涉外定牌加工中“商标性使用”认定问题也成为我国知识产权学术届和实务界研究讨论较为热烈的难点问题，有不同观点理由且分歧较大。
笔者检索的全国法院约150起涉外定牌加工商标侵权案件判例显示，各级各地法院裁判标准不尽相同、充满变数，本具有权威性和示范性的最高院裁判观点也前后不一。关于商标侵权案件中对于定牌加工是否构成“商标性使用”问题的认定在不同时期有着不同的转变。
（一）2019年以前，多数法院认定涉外定牌加工不属于“商标性使用”
2019年前，以2015年“PRETUL案”和2017年“东风案”为代表的最高院司法判例及全国多数法院判例中，认定“贴牌”（指国内加工受托方根据境外委托方的委托，在委托加工产品上贴附境外商标标识，本文简称“贴牌”）不属于“商标性使用”，不构成商标侵权。
“PRETUL案”中，最高院认为，涉外定牌加工商品上贴附的标识在中国境内仅属于物理贴附行为，在中国境内并不具有识别商品来源的功能，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，不属于商标意义上的使用行为，不构成商标侵权。
“东风案”中，最高院认为，涉外定牌加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人境外公司，并未影响涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认，并非商标性使用，不构成商标侵权。
（二）2020年后，最高院典型案例认定，涉外定牌加工构成“商标性使用”
2020年4月，最高院发布的2019年典型案例“本田案”中，推翻了此前的裁判观点，认为“贴牌”属于“商标性使用”，国内加工企业获得境外商标授权不能作为侵权抗辩事由。
“本田案”中，最高院指出，“商标权作为知识产权，具有地域性，对于没有在中国注册的商标，即使其在外国获得注册，在中国也不享有注册商标专用权，与之相应，中国境内的民事主体所获得的所谓“商标使用授权”，也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。”
如上最高院司法裁判观点的演变一定程度上反映出，随着我国经济由高速增长阶段向高质量发展阶段的转变，司法实践对于涉外定牌加工中“商标性使用”及商标侵权问题的认识也在不断变化和深化，符合知识产权法律的本质。
二、涉外定牌加工是否构成“商标性使用”决定权利人或利害关系人是否能以《商标法》第十五条主张商标无效
《商标法》第十五条第二款规定：“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。”
《商标法》第四十五条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”
如果基于2019年前裁判观点，涉外定牌加工不构成“商标性使用”，则权利人不能以《商标法》第十五条主张商标无效。
如果基于2020年以后裁判观点，涉外定牌加工构成“商标性使用”，则权利人可以《商标法》第十五条主张商标无效。
随着时代发展，关于涉外定牌加工是否构成“商标性使用”，可以逐渐形成统一的裁判观点。但依据《商标法》第十五条主张商标无效的期限为商标注册之日五年内，五年时间来的涉外定牌加工“商标性使用”认定并不统一，该条款适用也就存在混乱冲突。
笔者认为，对于已经行政或司法认定不构成“商标性使用”的，国知局及法院不应认定为“在先使用”，宣告无效。如在涉外定牌加工商标侵权民事案件中已认定“贴牌”既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，不属于商标法意义上的商标使用，而在授权确权行政案件中却认定该“贴牌”的境外商标标识已在中国大陆在先使用，存在《商标法》第十五条所规定的“在先使用”事实，认定国内商标权利人的商标注册构成《商标法》第十五条第二款情形，并据此认定商标无效宣告理由成立。如此差别认定，将可能严重损害国内商标权利人的利益，也可能导致境内外三方利益失衡。
对于没有前置认定，也应结合具体使用时间、情形作个案认定，也不应以现阶段一概认定“商标性使用”而宣告无效。同时，涉外定牌加工涉及国内国际经济发展大局，为促进我国外贸经济健康发展、妥善平衡境内外三方利益，建议司法尽快统一尺度，避免《商标法》第十五条适用的矛盾冲突。
